[조태진의 실전기업법무] 허경환의 ‘아임닭홈’이 먼저 상표등록 하고도 ‘아임닭’에 패소한 이유는？

# 개그맨 허경환이 동업자와 함께 운영하는 ㈜허닭 측(이하 허닭 측)과 닭가슴살 판매업체인 ㈜와이즈유엑스글로벌 측(이하 아임닭 측) 사이의 ‘아임닭홈’과 ‘아임닭’을 둘러싼 상표권 분쟁은 마침내 아임닭 측의 승리로 최종 마무리되었다. 그 동안 허닭 측은 자신들이 아임닭 측보다 먼저 ‘아임닭홈’으로 등록된 상표권을 사용하고 있었는데, 아임닭 측이 뒤늦게 이를 모방한 아임닭 상표를 사용하였으므로 아임닭 상표 등록을 무효화하여야 한다는 주장을 해 왔다. 이에 대하여 아임닭 측은 아임닭홈 상표권이 등록되기 이전부터 아임닭 측이 아임닭 상표를 사용하여 활발한 영업활동으로 충분한 인지도를 쌓았던 반면 아임닭홈 상표는 실질적으로 사용된 적이 없어 오히려 아임닭홈의 상표등록이 취소되어야 한다고 맞서왔다. 결국 이 같은 양자 간의 날선 대립은 대법원이 아임닭 측의 주장을 모두 받아들임으로서 분쟁 발생 3년 만에 끝나게 되었다.

- 상표권 등록 먼저 하면 ‘기득권’ 갖는 것 아닌가？

상표권 등록에 대한 일반의 상식은 ‘상표권 등록을 먼저 하게 되면 그와 동일, 유사한 상표는 등록할 수 없는 것 아닌가？’하는 것이다. 일단은 맞는 말이다. 상표법에 따르면, ‘동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다(상표법 제35조 제1항).’는 규정이 있다. 즉 정확하게 표현하자면, 동일, 유사한 상표에 대하여는 상표권 등록을 선(先)출원한 사람만이 해당 상표등록을 받을 권리가 있는 것이다. 상표를 누가 먼저 ‘사용’하였는지를 중요하게 보는 미국과 달리 우리는 상표를 누가 먼저 등록 ‘출원’하였는지를 중요하게 보는 이른바 ‘선출원주의’를 따르고 있기 때문에 발생한 문제다.

사실 이러한 이유로 상표권 등록 출원을 제 때 하지 않고 사업 확장에만 치중하다가는 정작 사업과 무관하게 상표권만 먼저 등록 출원한 사람에게 상표권을 빼앗기는 경우가 생길 수 있다. 근래 잘 알려진 사례로는 골목식당에 소개된 ‘포항덮죽’ 사건이 대표적이다. SBS 백종원의 골목식당을 통해 솔루션을 받아 맛을 인정받았던 ‘포항덮죽’은 방송이 나간 직후 다수의 업체들이 ‘덮죽’을 이용한 상표권을 먼저 출원하는 바람에 오히려 당사자인 ‘포항덮죽’이 ‘덮죽’을 상표권 등록하는 데 어려움을 겪은 바 있다.

- 그럼에도 불구하고, 아임닭에 패소한 아임닭홈, 그 이유는？

다시 이번 사건으로 돌아와 상표권과 관련하여 유리한 고지를 선점하기 위해서는 상표권을 먼저 등록 출원하는 것이 가장 중요하다는 논리에 따르면 당연히 허닭 측의 아임닭홈 상표권은 인정되고, 아임닭 측의 아임닭 상표권은 등록무효가 되었어야 했다. 그러나 오히려 결과는 반대로, 아임닭 상표권은 살아남았고, 아임닭홈 상표권은 등록 취소가 결정이 되었다. 왜 이런 결과가 나왔을까？ 허닭 측이 아임닭 측을 상대로 상표권 등록무효소송을 제기하는 동안, 아임닭 측은 허닭 측을 상대로 상표권 등록취소소송을 제기했었다. 그 이유는 허닭 측의 주장대로 허닭 측의 아임닭홈 상표권이 먼저 등록 출원된 것은 사실이지만, 이후 허닭 측은 등록취소심판청구일 전까지 계속해서 3년 이상 국내에서 아임닭홈 상표를 사용한 적이 없다는 것이다. 상표법에 따르면, ‘상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’를 해당 상표권은 이른바 ‘불사용’을 이유로 등록 취소가 가능하다(제119조 제1항 제3호). 결국 사건의 쟁점은 허닭 측이 지난 3년 간 국내에서 ‘아임닭홈’이라는 상표권을 사용한 적이 있는가로 압축되었다.

개그맨 허경환. 뉴시스

이에 대하여 허닭 측은 아임닭 측이 허닭 측을 상대로 취소심판청구를 하기 이전에 모 카페에 아임닭홈 이라는 상표가 표시된 닭가슴살 샐러드를 제공해 왔다고 주장했다. 만약 허닭 측의 주장이 사실이라면 허닭 측은 취소심판청구 이전에 아임닭홈이라는 상표권을 실질적으로 사용한 것이 된다. 그러나 법원이 취소심판 및 소송을 통해 확정한 사실관계에 따르면, 이 같은 허닭 측의 주장을 뒷받침할 결정적인 증거는 없는 반면, 허닭 측이 제출한 증거는 상표권 ‘불사용’에 대한 제재를 피하기 위해 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 것에 그쳐 등록상표를 정당하게 사용하였다고 보기 어렵다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188판결, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조)는 판결을 내렸다. 즉, 허닭 측은 아임닭 측이 취소심판청구를 하기 전 3년 동안 아임닭홈 상표권을 실질적으로 사용한 적이 없어 등록 취소되어야 한다는 것이다.

- 상표권 등록 출원, 서두르지 않으면 앞으로는 더욱 보호받기 어려워

이번 사건의 경우 아임닭 측은 다행히 허닭 측이 아임닭홈 상표권을 3년 간 정상적으로 사용하지 않았음을 입증해 아임닭 상표권을 보전할 수 있었지만, 상당수의 경우에는 상표권 등록 후(後)출원자가 상표권을 지키기는 쉽지 않다. 특히 올해 3월 18일에 선고된 대법원 전원합의체 판결에 따르면, 상표권 선(先)출원자는 후(後)출원 등록상표에 대한 등록무효 심결이 확정되기 이전에도 상표권 후(後)출원자를 상대로 선(先)출원 등록상표권에 대한 침해를 인정받을 수 있어 결과적으로는 상표권 ‘출원주의’를 더욱 굳건히 하는 쪽으로 판례가 바뀌고 있음을 알 수 있다(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결). 앞으로 각자 더욱 상표권 보호에 대한 경각심을 가져야 할 것으로 보인다.